В

Визнання свідоцтва на торговельну марку недійсним

Оновлено: листопад 2026
 
Іноземна компанія виходить на український ринок і з'ясовує, що її бренд або схоже позначення вже зареєстровано на місцеву компанію. Інший варіант: конкурент зареєстрував назву, якою в галузі користуються всі. Такі реєстрації блокують продажі, митне оформлення і роботу з маркетплейсами, тому їх оскаржують у суді. Шанси залежать від підстав, від доказів на дату подання заявки і від правильно визначених відповідачів.
 
Підстави недійсності
 
Свідоцтво визнають недійсним повністю або частково, зокрема, якщо:
  • позначення не відповідало умовам охорони на дату подання заявки. Наприклад, воно не мало розрізняльної здатності, було описовим, вводило в оману або було тотожним чи схожим настільки, що його можна сплутати, з раніше зареєстрованою або добре відомою маркою іншої особи;
  • свідоцтво містить елементи зображення або перелік товарів і послуг, яких не було в заявці;
  • заявку подали з порушенням прав інших осіб, зокрема недобросовісно або без дозволу правовласника, наприклад дистриб'ютор зареєстрував марку свого постачальника.
Іноземні власники брендів можуть також спиратися на Паризьку конвенцію про охорону промислової власності. Вона захищає добре відомі знаки (ст. 6bis) і знаки, зареєстровані в країні походження (ст. 6quinquies).
 
Ось приклад з практики Верховного Суду. Свідоцтво на позначення «Фурацилін» визнали недійсним, бо на дату подання заявки у 1997 році воно вже було загальновживаною назвою препарату і використовувалося різними виробниками. Тому воно не могло індивідуалізувати товар одного виробника (постанова КГС ВС від 26 лютого 2026 року у справі № 910/16718/20). Ключовою була саме дата заявки: обставини, які виникли пізніше, на результат не впливають.
 
Суд чи УКРНОІВІ
Свідоцтво на торговельну марку визнають недійсним лише в суді. Апеляційна палата УКРНОІВІ розглядає заяви про недійсність патентів і промислових зразків, а для торговельних марок такого порядку поки немає. Проте поки марку ще не зареєстровано, третя особа може заперечити проти заявки в УКРНОІВІ. Це швидше і дешевше, ніж потім іти до суду, тому заявки конкурентів варто відстежувати.
 
Якщо власник марки не використовує її в Україні п'ять років поспіль, можна вимагати дострокового припинення дії свідоцтва (ст. 18 Закону). Це окремий інструмент. Він підходить, коли оскаржити саму реєстрацію складно, а марку фактично ніхто не використовує.
 
Розгляд справи
Спори між компаніями розглядають господарські суди (ст. 20 Господарського процесуального кодексу України). Відповідачами є власник свідоцтва і УКРНОІВІ як Національний орган інтелектуальної власності. Позивач має довести свій інтерес: наприклад, що він використовує позначення, має ранішу марку або спірна реєстрація перешкоджає його діяльності.
 
Схожість позначень суд оцінює з погляду середнього споживача відповідних товарів. Він порівнює звукове звучання, графічне виконання і значення позначень, а також спорідненість товарів. Зазвичай у таких справах призначають судову експертизу у сфері інтелектуальної власності. Висновок експерта для суду не обов'язковий, проте на практиці він часто визначає результат. Тому питання експерту і матеріали для експертизи варто ретельно підготувати.
 
Докази треба збирати на дату подання заявки, а не на дату позову. Це, зокрема, каталоги, рахунки, митні декларації, реклама, публікації, листування з дистриб'ютором. Для іноземного позивача потрібні довіреність на адвоката з апостилем або легалізацією, витяг з торговельного реєстру і переклади документів.
 
Разом із позовом можна просити суд заборонити відчуження прав на марку і видачу ліцензій. Це не дасть власнику переоформити марку на іншу особу під час спору.
 
Наслідки рішення
Свідоцтво, визнане недійсним, вважається таким, що не набрало чинності. Відомості про це вносять до Державного реєстру і публікують в офіційному бюлетені «Промислова власність». Якщо свідоцтво визнано недійсним лише частково, охорона зберігається для решти товарів і послуг.
 
Визнання свідоцтва недійсним саме по собі не зупиняє продаж контрафактної продукції. Тому часто паралельно або згодом подають позов про припинення порушення прав: заборону використовувати позначення, вилучити товар з обігу і відшкодувати збитки.
 
З практики фірми
  • Заборона продажу продукції Zelmotor в Україні. Фірма представляла іспанську компанію B&B Trends, власника торговельних марок Zelmer. Суди трьох інстанцій визнали позначення «zelmotor» і «zelmotor professional» схожими із Zelmer настільки, що їх можна сплутати, щодо таких самих і споріднених товарів. Продаж, пропонування до продажу та інше введення в обіг продукції Zelmotor в Україні заборонено. 6 серпня 2024 року Верховний Суд залишив ці рішення без змін.
Послуги фірми
  • аналіз спірної реєстрації і підстав для визнання свідоцтва недійсним;
  • збір доказів на дату подання заявки, зокрема щодо добре відомих і раніше використовуваних позначень;
  • заперечення проти заявок на реєстрацію торговельних марок в УКРНОІВІ;
  • підготовка позовів про визнання свідоцтва недійсним повністю або частково;
  • дострокове припинення дії свідоцтва через невикористання марки;
  • підготовка питань і матеріалів для судової експертизи у сфері інтелектуальної власності;
  • позови про припинення порушення прав на торговельну марку;
  • представництво іноземних правовласників у господарських судах усіх інстанцій.